1 - Enregistrer sa marque en France et à l'international ?
La marque a pour principal objectif de différencier les produits et services d'une entreprise de ceux d'une autre enseigne. La France, comme la plupart des pays, exige un enregistrement pour protéger une marque. Cet enregistrement est réalisé au niveau national auprès de l'INPI. Cette protection accordée au niveau national peut être étendue au niveau international grâce à l'enregistrement prévu par l'Arrangement de Madrid et son protocole auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Les effets de cette option sont équivalents à des enregistrements nationaux dans les pays adhérents à ces conventions internationales. Il existe aussi les marques de l’Union européenne qui sont protégées sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne (27 États membres) et délivrées par l'Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
2 - Dans quels pays protéger son nom de marque ?
Pour déterminer dans quels pays il convient de protéger votre marque, il est important de définir vos objectifs à court et à moyen terme pour déterminer si les avantages économiques justifient des dépôts de marque en dehors des pays où vous exercez vos activités. Par exemple, outre les pays où se trouvent vos principaux marchés, doivent aussi être considérés les pays que vous pourriez atteindre dans le futur et ceux où vous pouvez éventuellement délocaliser votre production. Il est également important de se poser les questions suivantes :
- Avez-vous fait des dépôts de marques antérieurement ?
- Quels pays ces dépôts concernaient-ils ?
- Ces dépôts ont-ils été acceptés ou refusés ? Le cas échéant, quelles étaient les raisons d'un éventuel refus ?
3 - Comment savoir si une marque a déjà été déposée ?
Une fois que vous avez reçu un avis sur la validité de votre signe, il est fortement conseillé de procéder à une recherche d'antériorité. Cela vous permettra de déterminer, bien qu'avec une certaine incertitude, le risque que vous pourriez encourir à l'avenir d'une opposition ou d'une action en contrefaçon de la part de tiers titulaires de droits antérieurs. Il est nécessaire de faire ces recherches dans chaque territoire où vous voulez déposer votre marque, et pour chaque classe de produits et services pour lesquels vous projetez de déposer la marque. Ces recherches sont effectuées dans les registres des marques des pays concernés (comme INPI en France et TMview pour l'Union Européenne). Vous pouvez compléter vos recherches dans les registres de commerce des pays considérés, étant donné que les noms commerciaux et les dénominations sociales peuvent, sous certaines conditions, constituer des droits antérieurs opposables à une marque postérieure. Une attention toute particulière doit être réservée au dépôt de la marque dans votre pays d'activité principale. Il y a deux raisons majeurs à cela :
- L’ indisponibilité de la marque aura des conséquences commerciales nécessairement importantes
- Il existe une période de cinq ans de dépendance de l'enregistrement international vis-à-vis de la marque du pays d’origine : l’indisponibilité de cette dernière entraîne l’indisponibilité de toutes les marques internationales.
4 - Quelle forme de marque souhaitez vous déposer ?
Une marque peut être constituée par tout type de signe, y compris les noms de personnes, les illustrations, les lettres, les chiffres, la forme du produit. Il est important de choisir un signe qui distingue vos produits et services, mais les exigences pour l'enregistrement de ces différents types de marques varient en pratique. Il est plus facile d'obtenir un enregistrement pour une marque traditionnelle (comme un mot ou un logo) que pour des marques non traditionnelles, comme une lettre seule, une combinaison de chiffres, une couleur ou une forme tridimensionnelle. De plus, les pratiques nationales et communautaires peuvent diverger. Ainsi, pour un même signe, il peut parfois être plus difficile d'obtenir un enregistrement au niveau de l’UE qu'au niveau national.
5 - Pour quels produits et services déposer sa marque ?
Une marque est associée à des produits et services, sous la forme d’une liste. Vous devrez les définir en amont en fonction de votre domaine d'activité actuel et des développements prévisibles ou souhaités pour votre commerce. Pour rédiger cette liste, vous utiliserez la Classification internationale de Nice, composée de 45 classes : 34 pour les produits et 11 pour les services. Il est fortement conseillé d'utiliser les termes précis employés par la Classification de Nice pour établir le libellé de votre marque afin d'éviter des objections de la part des offices des marques. Vous avez 3 points à garder en tête lorsque vous déterminez votre liste de produits et services :
- Ne pas être excessif : il n'est pas nécessaire de déposer des marques pour des produits ou des services pour lesquels vous n'avez pas d'intérêt immédiat ou à venir. Cela peut entraîner des actions de la part des propriétaires de marques antérieures dans des domaines très différents.
- Le coût des dépôts : il dépend directement du nombre de classes de produits ou de services désignées.
- L’obligation d’usage : les marques doivent être utilisées, si elles ne le sont pas, elles peuvent être révoquées après 5 ans
Si vous faites de la vente en détail, vous devez nécessairement préciser les produits spécifiques que vous proposez en vente dans votre liste de produits. Cela vous permet de déterminer la sphère de protection de la marque ainsi que la portée de son utilisation.
6 - Quels sont les critères de validité d'une marque ?
L'enregistrement d'une marque n'est jamais automatique, il est soumis à un examen des motifs absolus de refus, qui sont les suivants :
- Les marques descriptives peuvent être refusées (celles qui désignent une caractéristique des produits ou services, comme la qualité, la quantité, la destination, la valeur ou la provenance géographique) ;
- Les marques génériques peuvent être refusées (celles qui sont communément utilisées pour désigner un produit ou un service) ;
- Les marques contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs ( comme les marques trompeuses et celles composées de signes imitant des emblèmes officiels).
- Les marques non distinctives peuvent être refusées (par exemple, celles qui sont excessivement banales, purement louanges, ou non mémorisables comme indicateur d'origine commerciale) ;
- Les marques constituées par la forme ou une caractéristique imposée par la nature du produit, ou donnant sa valeur substantielle au produit peuvent être refusées (comme la forme de la brique Lego) ;
L'avis d'un conseil en propriété industrielle ou d'un avocat spécialisé peut être précieux compte tenu de la complexité de la jurisprudence nationale et communautaire concernant la validité des marques.
7 - Quel est le coût d'un dépôt de marque ?
Il est essentiel de définir le budget que vous prévoyez de consacrer à l'enregistrement de votre marque. Ce dernier dépend directement de la couverture territoriale souhaitée. Il faut tenir compte des coûts liés aux procédures d'enregistrement dans différents pays, des coûts liés aux recherches d'antériorités et des coûts liés aux procédures d'examen, si un mandataire est requis.
Par exemple, les taxes de dépôt pour une marque en France pour une classe de produits ou services sont de 190€ pour un dépôt électronique (chaque classe supplémentaire vous coûtera 40€).
Cependant, si vous voulez une protection pour l'ensemble des 27 États membres de l'Union Européenne avec une marque de l’Union européenne, les coûts sont de 850 € pour un dépôt électronique. Si vous choisissez la voie internationale, les coûts varient en fonction des pays désignés.
Il est recommandé de consulter un expert en propriété industrielle ou un avocat spécialisé dans les dépôts de marques pour obtenir des conseils sur les économies réalisées en fonction de la voie nationale.
